En 1918, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los contratistas del gobierno podrían ser demandados por infracción de patentes incluso si sus productos se fabricaban específicamente para el gobierno de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, en ese entonces secretario interino de la Marina, escribió una carta urgente al Congreso advirtiendo que los contratistas dudaban en construir equipos para la Marina que pudieran exponerlos a costosos litigios. El Congreso respondió rápidamente, modificando la ley federal para proteger a los contratistas de demandas por patentes cuando estaban fabricando productos para el gobierno. Esa inmunidad estatutaria, ahora codificada como 28 U.S.C. § 1498, ha protegido a los fabricantes de defensa durante más de un siglo. Pero una reciente decisión de un tribunal federal en Delaware muestra los límites de esa protección para la era moderna de adquisiciones.
El caso en Delaware involucra litigios de patentes sobre una vacuna COVID-19, no un sistema de armas. Pero el principio legal en juego, lo que significa que un producto se hace «para el Gobierno» y está protegido de litigios, tiene implicaciones directas para la creciente clase de empresas de tecnología de defensa conocidas como «neoprimes»: empresas como Anduril, Palantir, Shield AI y otras que utilizan presupuestos privados de investigación y desarrollo para construir tecnologías de uso dual diseñadas para servir tanto a clientes militares como comerciales. Las partes llegaron recientemente a un acuerdo por $2.25 mil millones, con $1.3 mil millones condicionados a cómo el tribunal de apelaciones resuelva la cuestión de la inmunidad de patentes. Si la interpretación del tribunal de Delaware se mantiene, estas empresas pueden descubrir que su modelo de negocio definitorio las hace más vulnerables a litigios por patentes que sus competidores heredados.
Inmunidad de la Sección 1498: Un Escudo de Litigios Centenario
La inmunidad de la Sección 1498 funciona de la siguiente manera: cuando un contratista utiliza o fabrica una invención patentada «para el Gobierno y con la autorización o consentimiento del Gobierno», la única acción del titular de la patente es demandar a los Estados Unidos mismos en el Tribunal de Reclamaciones Federales por una compensación razonable. El contratista está completamente protegido de litigios. La estatua se originó en 1910 y se amplió en 1918 precisamente porque las demandas por infracción de patentes estaban interrumpiendo la producción durante la guerra. Los tribunales han interpretado históricamente la Sección 1498 de manera amplia, extendiéndola a lo largo de las décadas para cubrir productos fabricados en el extranjero y para excluir otros tipos de reclamaciones de infracción como la inducción. Hoy en día, el consentimiento explícito del gobierno a la infracción de patentes es una cláusula estándar en las solicitudes de licitación y en los contratos de adquisición.
Cuando Arbutus Biopharma demandó a Moderna en un tribunal federal de Delaware, alegando que la vacuna COVID-19 de Moderna utilizaba su tecnología patentada de entrega de ARNm, Moderna invocó la inmunidad de la Sección 1498. Debido a que la vacuna de Moderna se desarrolló bajo un contrato gubernamental durante la Operación Warp Speed y con la autorización expresa y el consentimiento de los Estados Unidos, Moderna solicitó al tribunal que desestimara el caso en su contra.
En una orden de febrero, el tribunal de Delaware rechazó este argumento para la gran mayoría de las ventas de la vacuna de Moderna. La distinción clave: la frase «para el Gobierno» en la Sección 1498, sostuvo el tribunal, requiere que el producto beneficie al gobierno mismo. El gobierno ordenó más de $8.2 mil millones en vacunas de Moderna durante la pandemia, pero esas dosis fueron distribuidas a ciudadanos comunes, no consumidas por empleados del gobierno en su capacidad oficial. Solo un pequeño porcentaje de dosis administradas directamente a personal gubernamental calificaba para la inmunidad legal.
La decisión trazó una línea que los tribunales anteriores no habían hecho: el gobierno puede pagar por algo, contratar algo, autorizar su producción e incluso incluir la cláusula estándar de Autorización y Consentimiento de Adquisición Federal en el contrato de adquisición, y el contratista sigue solo frente a reclamaciones de patentes si el beneficiario final es el público en general en lugar del gobierno.
En marcha 3 de marzo, cuando Arbutus y Moderna anunciaron un acuerdo global de $2.25 mil millones, el segundo acuerdo de patentes divulgado más grande de la historia. Moderna pagará $950 millones por adelantado, con $1.3 mil millones adicionales condicionados a que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal confirme la decisión de la Sección 1498 del tribunal de distrito en apelación. Esa contingencia envía la cuestión legal al tribunal de apelaciones, que tiene jurisdicción a nivel nacional.
Por qué los Neoprimes Deberían Prestar Atención
A primera vista, una disputa de patentes sobre una vacuna parece completamente separada de la adquisición de defensa. Pero el razonamiento del tribunal de Delaware plantea una difícil pregunta para un segmento creciente de la industria de defensa. El Departamento de Defensa cada vez más depende de «neoprimes» para desarrollar rápidamente software y sistemas autónomos de uso dual utilizando capital de riesgo privado. A diferencia de los contratistas tradicionales que construyen aviones de combate exclusivamente para el ejército, estas empresas diseñan plataformas que sirven tanto a clientes gubernamentales como comerciales. Si la interpretación del tribunal de Delaware de «para el Gobierno» se establece, podría crear un verdadero riesgo de litigio e incertidumbre para las nuevas empresas que más necesita el Pentágono.
Considere a un titular de patente demandando a un neoprime por un algoritmo incrustado en una plataforma de IA que controla sistemas autónomos en múltiples industrias. Un tribunal aplicando la decisión de Delaware podría preguntar: ¿Se beneficia el gobierno mismo de este producto, o el beneficio se dirige al público en general? Si el mismo sistema de vigilancia autónomo protege una base militar en una implementación pero maneja el alivio de desastres civiles en otra, la tecnología podría estar protegida en la primera aplicación y expuesta en la segunda. Como los neoprimes desarrollan estas plataformas de uso dual mucho antes de que se firmen los contratos formales de adquisición, la decisión introduce incertidumbre en un modelo de negocio para el cual el estatuto nunca fue diseñado para abordar.
Ningún neoprime se ha enfrentado todavía a este escenario preciso de litigio, pero los titulares de patentes de defensa han explorado los límites de la inmunidad de la Sección 1498 antes. AeroVironment, un contratista de defensa y el desarrollador del helicóptero Ingenuity de Marte de la NASA, fue demandado recientemente por infracción de patentes en demostraciones promocionales de una versión terrestre del helicóptero. AeroVironment invocó la Sección 1498 y finalmente prevaleció, pero en gran parte porque el tribunal determinó que las meras demostraciones no eran conducta comercial. Una plataforma de uso dual con ventas comerciales no tendría los mismos hechos claros.
El Congreso Ha Resuelto Esto Antes
La Sección 1498 tiene un historial de enmiendas diseñadas para cerrar lagunas en la protección de los contratistas. El Congreso creó su predecesor en 1910, y cuando la Corte Suprema dictaminó que no se aplicaba a los contratistas que construían buques de guerra de la Marina, el Congreso amplió la estatua en cuestión de meses. En 1942, con la producción de la Segunda Guerra Mundial aumentando, el Congreso eliminó proactivamente cualquier ambigüedad restante para garantizar que las disputas de propiedad intelectual no interrumpieran el arsenal de la democracia.
Hoy en día, el Congreso está en las primeras etapas de desarrollar la Ley de Autorización de Defensa Nacional del Año Fiscal 2027. La Ley de Autorización de Defensa Nacional del año pasado incorporó partes de la Ley de Reforma y Eficiencia Gubernamental en Defensa del Senado y la Ley de Simplificación de Adquisiciones para una Ejecución y Entrega Eficaz de la Cámara, reduciendo las barreras para los contratistas de defensa no tradicionales y haciendo que la adquisición comercial sea la predeterminada. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley abordó la inmunidad de patentes. El Congreso está reformando activamente la adquisición para atraer a innovadores de uso dual, pero sin resolver una interpretación legal que podría convertir ese modelo de uso dual exacto en una fuente de riesgo de litigio. Una enmienda aclaratoria a la Sección 1498 que especifique que los productos desarrollados o fabricados con la autorización del gobierno califican para la inmunidad, independientemente de si el beneficio final beneficia directamente al gobierno o al público en general, sería una adición natural al proyecto de ley de asignaciones de este año.
Los titulares de patentes argumentarán que expandir la inmunidad de la Sección 1498 los obliga a acudir al Tribunal de Reclamaciones Federales, donde no hay derecho a un jurado y los procedimientos pueden ser largos. Y si bien la estatua garantiza una «compensación razonable y completa», en la práctica, las indemnizaciones pueden ser menores cuando el valor de mercado se evalúa con el gobierno como hipotético licenciante, en lugar de una empresa privada rentable. Estos son costos reales. Pero ese es el equilibrio que el Congreso ha establecido cada vez que ha enmendado esta estatua para ajustarse a las necesidades de una base industrial de defensa en evolución. Ampliarla a productos de uso dual sería coherente con los esfuerzos más amplios del Congreso para poner a los desarrolladores comerciales en pie de igualdad con los contratistas tradicionales. Los titulares de patentes seguirían siendo compensados, simplemente cobrarían al gobierno en lugar del contratista.
Algunos podrían argumentar que el Circuito Federal resolverá la incertidumbre. El pago contingente de $1.3 mil millones en el acuerdo de Moderna garantiza una apelación completamente argumentada sobre la cuestión precisa en cuestión, y el Circuito Federal recientemente afirmó una amplia inmunidad en el caso de AeroVironment. Pero las empresas de tecnología de defensa no deben contar con que la decisión resuelva su problema. Si Moderna prevalece y el tribunal reinstala una inmunidad amplia, la decisión puede depender de hechos únicos para la adquisición de vacunas pandémicas y las autoridades de emergencia de la Operación Warp Speed. Un neoprime citando esa decisión para defender una plataforma autónoma de uso dual aún tendría que convencer a un tribunal de que su situación es análoga.
Si Arbutus prevalece y el tribunal respalda la interpretación restrictiva del tribunal de distrito, las consecuencias para los contratistas de defensa son más graves. Una decisión vinculante del Circuito Federal estableciendo que el beneficio público no equivale a un beneficio directo del gobierno daría a los titulares de patentes una nueva teoría para desplegarla contra los contratistas de uso dual en toda la base industrial de defensa. Como tribunal de apelaciones exclusivo para casos de patentes en todo el país, la interpretación del Circuito Federal sería difícil de desalojar. Una solución estatutaria sigue siendo el camino más directo hacia la certeza.
El hecho de que $1.3 mil millones dependan de cómo el Circuito Federal interpreta tres palabras lo dice todo. Pero los tribunales responderán a la pregunta de Moderna, no a la pregunta tecnológica de defensa. En 1918, la Marina advirtió que el riesgo de litigio hacía que los contratistas dudaran en construir lo que el gobierno necesitaba. El Congreso escuchó. Los contratistas han cambiado, pero el problema no lo ha hecho.
